Rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky POZ 1352-2019/II-26-2025
Prehľad právneho problému
Právny problém spočíval v posúdení, či prihlásené slovné označenie „OSKAROLEX“ pre tovary a služby z oblastí stavebníctva a interiérov (triedy 6, 19, 20, 22, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) koliduje so staršími ochrannými známkami renomovanej švajčiarskej spoločnosti ROLEX (napr. medzinárodná slovná ochranná známka č. 976721 „ROLEX“ a obrazové známky s korunkou).
Namietateľ (ROLEX SA) uplatnil námietky na základe ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Toto ustanovenie chráni staršie ochranné známky, ktoré majú dobré meno na území Slovenskej republiky/EÚ. Ochrana sa uplatňuje aj v prípade nepodobných tovarov alebo služieb, ak by použitie neskoršieho označenia neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej známky, alebo by jej bolo na ujmu.
ROLEX SA argumentovala, že je splnených všetkých päť kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie námietok, najmä vzhľadom na silné dobré meno značky, vyššiu mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti (vďaka prvku „ROLEX“) a existenciu rizika parazitovania a oslabenia jedinečnosti ich značky.
Vysvetlenie a záver úradu
Orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil, že na úspešné uplatnenie námietok je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok.
1. Dobré meno starších OZ: Úrad potvrdil, že staršie ochranné známky ROLEX majú silné dobré meno pre tovary „hodiny a hodinky; chronometrické prístroje…“ (trieda 14) na území EÚ, vrátane SR. Úrad dokonca korigoval prvostupňový záver týkajúci sa okruhu relevantnej verejnosti a konštatoval, že značku pozná široká spotrebiteľská verejnosť (aj napriek tomu, že ide o luxusný a cenovo náročný tovar, ktorý si väčšina nemôže kúpiť).
2. Podobnosť označení: Úrad konštatoval priemernú vizuálnu a fonetickú podobnosť medzi „OSKAROLEX“ a „ROLEX“, založenú na spoločnom slovnom prvku „ROLEX“, ktorý je celý obsiahnutý v prihlásenom označení.
3. Vytvorenie súvislosti/asociácie (kľúčový bod): Orgán rozhodujúci o rozklade sa zameral na tretiu kumulatívnu podmienku, ktorou je vytvorenie spojitosti (asociácie alebo prepojenia) medzi kolíznymi označeniami v povedomí relevantnej verejnosti.
◦ Rozdielnosť tovarov a služieb: Úrad zdôraznil, že kolízne tovary a služby patria do diametrálne odlišných segmentov trhu. Staršie známky pokrývajú luxusné hodinky, kým prihlásené označenie sa týka stavebných materiálov, železiarskeho tovaru a stavebných služieb.
◦ Odlišnosť pôvodu: Vylúčil sa predpoklad, že by ten istý subjekt mohol na trhu poskytovať tak diametrálne odlišné tovary a služby (jemná výroba mechanických hodiniek vs. stavebná firma), a teda relevantný spotrebiteľ sa nebude domnievať, že by mohli pochádzať od rovnakého subjektu.
◦ Záver ÚPV SR: Na základe neexistencie akejkoľvek podobnosti medzi kolíznymi tovarmi a službami ÚPV SR vylúčil vytvorenie akejkoľvek súvislosti/prepojenia medzi porovnávanými označeniami v mysli spotrebiteľov.
◦ Pretože neexistuje spojitosť, neexistuje ani riziko neoprávneného ťaženia (parazitovania) alebo ujmy na dobrom mene staršej známky.
Záver ÚPV SR bol, že neboli splnené všetky kumulatívne podmienky podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a námietky namietateľa boli zamietnuté. Rozklad bol zamietnutý a pôvodné rozhodnutie bolo potvrdené.
Praktické aspekty rozhodnutia do praxe
1. Diverzita trhu ako obrana: Rozhodnutie zdôrazňuje, že aj pre svetovo známe, luxusné značky s preukázateľným dobrým menom (goodwill) nie je ochrana automaticky neobmedzená. Ak sú tovary a služby neskoršej prihlášky v diametrálne odlišnom segmente trhu, úrad môže vylúčiť existenciu asociácie, čo vedie k zamietnutiu námietok.
2. Dôkazné bremeno namietateľa: Pre úspešné uplatnenie námietky na základe dobrého mena pri nepodobných tovaroch a službách je kľúčové preukázať, ako je možné prepojiť výrazne odlišné segmenty trhu (napr. licenčné aktivity, prechod do iných odvetví). V tomto prípade namietateľ neuviedol žiadne skutočnosti poukazujúce na prepojenie medzi luxusnými hodinkami a stavebníctvom.
3. Úloha zástupcu: Rozhodnutie ukazuje na dôležitosť správneho právneho zastúpenia. Prihlasovateľa v konaní zastupoval advokát, a namietateľ bol zastúpený spoločnosťou PRK Partners. Zároveň platí, že osoby s titulom „advokát“ sú oprávnené konať ako právni zástupcovia pred národným úradom priemyselného vlastníctva (SKIPO) v záležitostiach ochranných známok a dizajnov. Pre preskúmanie tohto konečného rozhodnutia ÚPV SR správnym súdom (Správny súd v Banskej Bystrici) je dokonca žalobca povinný byť zastúpený advokátom (právna pomoc pri správnej žalobe).
4. Preskúmanie na základe rozkladu: Rozhodnutie ÚPV SR je výsledkom konania o rozklade. V rámci tohto konania úrad posúdil napadnuté rozhodnutie a zákonnosť predchádzajúceho správneho konania v rozsahu podaného rozkladu. Toto rozhodnutie je konečné, ale možno ho preskúmať správnym súdom (Správny súd v Banskej Bystrici).